[더리포트] 호주 연방법원(Federal Court)이 유명 상표 무단사용에 대해 사칭통용 인정하는 판결을 내려 눈길을 끈다.

호주 연방법원은 최근 ‘다운앤아웃(Down-N-Out) 버거’ 상표를 사용한 피고에게 미국 유명 햄버거 체인점 ‘인앤아웃 버거(In-N-Out Burger)’의 상표 무단 사용에 대한 소비자법(consumer law) 상 사칭통용(passing off)을 인정하는 판결을 내렸다.

호주 소비자법 제18조의 사칭통용(passing off)은 비즈니스의 명성 또는 신뢰의 측면에서 재산권 침해에 대응하기 위한 수단이다.

30일 한국지식재산연구원에 따르면 인앤아웃 버거는 1967년부터 미국 서부지역에서 햄버거 체인점을 운영해오고 있는 유명 식품 브랜드이며, 호주에서도 색체를 제외한 도형 상표 등을 등록했다.

인앤아웃 버거는 모든 재료를 잘게 썰어 넣어주는 ‘애니멀(animal) 스타일’과 빵 대신 양상추를 얹어주는 버거 형태의 ‘프로틴(protein) 스타일’ 등 시크릿메뉴와 3종의 기본 메뉴를 판매했다.

또한 2004년부터 온라인 스토어를 통한 판매를 시작하였으며, 2012년 1월부터 2018년 3월까지 호주 시드니, 멜번, 퍼스에서 8번에 걸쳐 팝업 스토어를 개시하였다.

피고 벤자민 캐건(Benjamin Kagan)과 앤드류 살리바(Andrew Saliba)는 2015년 6월과 2016년 1월에 “펑크앤버거(Funk-N-Burgers)” 브랜드로 시드니에서 팝업 스토어를 열어 ‘애니멀 스타일’의 다운앤아웃 버거를 판매했다. 이어 2016년 6월부터 ‘다운앤아웃 버거’를 상표로 사용하기 시작했다.

2016년 7월, 인앤아웃 버거는 피고에게 브랜드를 변경할 것을 지속적으로 요청하였고 피고는 화살표 모양을 해쉬태그(#)로 변경하여 “D#WN N’ OUT”을 사용하게 되었고, 2017년 피고는 인앤아웃 버거의 요청에 대응하는 와중에 해쉬태그 버거(Hashtag Burgers) 회사를 설립하며 ‘다운앤아웃 버거’ 상표를 계속 이용했다.

이에 인앤아웃 버거는 피고가 인앤아웃 버거 상표와 유사한 브랜드를 제작하여 햄버거 가게를 차리고 웹사이트와 소셜 미디어를 통해 광고한 점은 호주 소비자법 제18조의 사칭통용(passing off)에 해당한다고 주장하며 소비자법 위반 및 상표권 침해 소송을 제기했다.

호주 법원은 피고가 다운앤아웃 브랜드를 구성함에 있어 인앤아웃 버거의 명성을 기회로 삼아 그와 유사한 상표의 명칭을 채용하고 광고를 게재함으로써 소비자들에게 인앤아웃 버거를 연상하게 한 점이 인정되고 피고와 법인에게 침해에 대한 공동의 불법행위에 대해 책임이 있다고 판결했다.

또한 외국인 수출업자가 호주 내에서 평판을 얻기 위해 그 시점에 호주에서 비즈니스를 하고 있거나, 물리적으로 존재할 필요는 없으며, 이미 호주의 많은 인구가 인앤아웃 매장과 상품 브랜드를 알고 있다는 점을 인정하기에 충분하다고 봤다.

아울러 햄버거 상표와 관련해서 노란색과 빨간색의 조합은 다른 패스트 푸드점에서도 사용되어 왔으나, 다운앤아웃 브랜드가 사용한 모든 변형적인 측면은 인앤아웃 버거의 상표와 결합되는 것으로 보여진다고 판단했다.

법원은 “인앤아웃의 브랜드 평판은 호주 시장에서 실질적인 이점(advantage)을 제공하는 요소”라며 “다운앤아웃 브랜드로 인해 인앤아웃버거가 실제로 손해를 입었다는 증거는 없으나 인앤아웃이 등록상표의 권리자로서 받을 수 있었던 로열티 또는 라이선스 비용에 대한 손실을 인정할 수 있다”고 판시했다.