[더리포트] 특허 통상실시권을 둘러싼 계약 당사자 간의 진흙탕 싸움이 눈길을 끌고 있다.

통상실시권이란 특허권자로부터 허락이나 법률규정 또는 설정행위를 통하여 특허발명·등록실용신안·등록의장 등을 ‘사용’할 수 있는 채권적 권리를 말한다.

대법원 민사3부(주심 김재형 대법관)는 최근 A사가 B사를 상대로 낸 손해배상소송(2018다287362)에서 원고 일부승소 판결한 원심을 확정했다.

사건의 전말은 이렇다.

금형(金型) 관련 특허권자인 A사는 2011년 B사와 발명에 관한 통상실시권 계약을 맺었다. B사는 그해 7월 A사의 발명 권리를 매달 650만원에 넘겨받아 제품을 생산·판매했다. B사는 2014년 3월까지 33개월간 실시료를 지급했으나 이후엔 하지 않았다. 이에 A사는 2014년 5월 B사와 계약을 해지했다.

그러자 B사는 2015년 12월 A사를 상대로 특허심판원에 특허등록무효심판을 청구했다. 그런데 이 청구가 기각 당하자 법원에 소송을 냈고 2018년 8월 "A사의 특허권은 진보성이 부정돼 무효"라는 판결을 이끌어냈다.

이에 A사는 B사에 "2014년 3월부터 5월까지 미지급실시료와 지연손해금과 부정경쟁행위 및 불법행위에 따른 손해배상금 등을 달라"며 맞소송을 냈다. 재판부는 "B사는 2달 20일여치 미지급 실시료 1700여만원을 지급하라"고 판결했다.

이 사안에 대해 대법원 재판부는 "특허가 무효로 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주된다"면서도 "특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약대상인 특허권이 무효로 확정된 경우, 계약 체결 시부터 (특허권이) 무효로 되는지는 별개로 판단해야 한다"고 판단했다. 

이어 "따라서 특허발명 실시계약 체결 이후 특허가 무효로 확정됐더라도 계약이 원시적 이행불능 상태 등 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다"고 A사의 손을 들어줬다.

결론적으로 판결의 핵심은 특허발명 이용에 관한 계약을 맺은 후 해당 특허가 무효로 확정되어도 무효 확정 전까지 이용에 대한 실시료는 청구할 수 있다는 사실이다.