[더리포트] 등록상표의 일부분만을 사용한 실사용상표는 동일성이 있는 상표의 정당한 사용이라 볼 수 없어 등록이 취소될 수 있다. 

특허법원은 11일 주식회사 ‘어린농부’(지갑, 가방, 핸드백 등 생산업체)가 주식회사 엘지생활건강을 상대로 낸 상표등록취소 판결에 대해 기각결정(2018허6580)을 내렸다.

당초 이 분쟁은 엘지생활건강 측이 2016년 특허심원에 어린농부 측을 상대로 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 근거로 ‘숨’ 상표 등록 취소 소송을 제기하면서 시작되었다. 

이 조항은 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 

특허심원 2018년 사건의 등록상표가 이 사건 심청구일  3년 이내에 그 지정상품  어느 하나에 사용되었음을 증명하기에 부족하다며 엘지 측 손을 들어줬다. 원고는 이에 불복해 소송을 제기했다.

상표권자인 어린농부 측은 국내에서 등록상표 ‘숨’의 동일성을 해치지 않는 범위 내에 실사용상표 두 개를 핸드백 등에 사용해왔다고 주장했다.

어린농부 측의 상표등록 '숨'과 실사용상표 두 개.
어린농부 측의 상표등록 '숨'과 실사용상표 두 개.(그래픽 제공-특허청)

이 조항은 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

대법원은 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 판시했다(대법원 2012후2463 전원합의체 판결).

특허법원은 “사건 등록상표의 전체적인 구성, 형태 등에 비추어 위 세 부분이 밀접하게 관련되어 전체적인 외관을 형성하여 식별력이 인정되는 것으로 보이는 점을 감안하면, 특이한 ‘동그라미 형태의 도형’, 한글 문자 ‘숨’ 또는 영문자 ‘SUUM’ 중 일부만을 사용하는 경우에는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일성이 있는 상표의 사용이라고 볼 수 없다“고 밝혔다.

말하자면 어린농부 측의 주장, 즉 실사용상표로 썼다는 점을 인정하지 않은 것이다.

저작권자 © 더리포트 무단전재 및 재배포 금지